Нарушение патентных прав и взыскание компенсации. Что нужно знать при получении претензии о нарушении патентных прав

В последнее время значительно участились случаи предъявления фирмам, работающим на российском рынке, претензий о нарушении патентных прав с последующими попытками возбуждения уголовного дела в отношении лиц, не уступивших требованиям, изложенным в претензии. Очень часто такие действия предпринимаются патентообладателями, использующими свой патент с единственной целью давления на конкурента. В качестве объекта таких атак оказываются и российские, и иностранные фирмы, как большие, так и малые. К такого рода претензиям следует отнестись очень серьезно, чтобы в дальнейшем не оказаться в трудном положении. Следует констатировать, что в настоящее время следственно-судейская практика во многом «благоволит» к такого рода «потерпевшим». Уголовное дело в отношении руководителей фирмы «нарушающих» патентные права «потерпевших» может стать серьезным препятствием для нормальной экономической деятельности.

Зачастую для таких «уголовно-правовых» претензий используются патенты на полезную модель, выдаваемые в соответствии с Патентным законом явочным порядком (без проведения экспертизы существа патентуемого технического решения на предмет его патентоспособности). Если в качестве полезной модели в патенте детально описано даже уже известное устройство, существуют определенные сложности в последующем признании недействительным такого патента, так как найти ссылку из уровня техники, раскрывающую все такие признаки бывает затруднительно. На этом часто и основывается расчет таких «патентообладателей».

Другой категорией патентов, используемых в подобных схемах, могут быть патенты на изобретения, полученные путем введения в формулу изобретения признаков, специально описанных категориями, трудными для понимания эксперта Патентного ведомства (всем известный пример патента на бутылку, поверхность которой была описана как «кривая второго порядка»). Экспертиза таких изобретений зачастую не в состоянии критически оценить их патентоспособность именно из-за таких «трюков».

Существенной особенностью российской системы защиты прав патентообладателя является наличие уголовно-правовой нормы, защищающей исключительные права патентообладателя. Оговорюсь, что уголовная защита исключительных прав по патенту в случае, если факт нарушения установлен судом при рассмотрении иска, известна многим правовым системам. В этом случае такое деяние рассматривается, как невыполнение решения суда, то есть преступление против правосудия. Своеобразием российского законодательства является то, что оно позволяет обращаться с заявлением о возбуждении уголовного дела против нарушителя вместо обращения в суд с гражданским иском.

Изучение существующей практики уголовных дел о нарушении патентных прав показывает, что выводы об использовании патента в них зачастую являются безосновательными. Особенно эффективными для сомнительного обоснования использования патента являются ссылки на эквивалентность признаков используемого объекта и признаков независимого пункта формулы патента (это возможно, так как нормативное определение эквивалентности отсутствует). В ряде случаев заключения об эквивалентности просто потрясают своей «нетривиальностью» (чтобы не сказать заведомой ложностью). То есть закон настолько суров, насколько и гибок. Иными словами, в настоящее время в позиции подозреваемого, обвиняемого и осужденного может оказаться абсолютно любой «хозяйствующий субъект», не уступивший настойчивым требованиям «патентообладателей» независимо от того, использует он в действительности патент или нет. Конечно, критическим в данной схеме является умение таких «патентообладателей» правильно использовать текущее своеобразие уголовно-правовой системы нашей страны. К счастью не все лица, выдвигающие патентно-правовые претензии, имеют реальную возможность успешного использования отдельных аспектов правоприменительной практики, в противном случае фактов обвинительных приговоров было бы гораздо больше.

Противоречие существующей статьи 147 Уголовного кодекса РФ Конституции Российской Федерации очевидно патентным юристам. Также очевидно, что ни в одной цивилизованной стране такого правового феномена не наблюдается. Введение уголовной ответственности как таковой за нарушение патентных прав, само существование которых в законном порядке ретроактивно оспоримо (патент может быть признан недействительным, то есть юридически не существовавшим), является ошибкой требующей немедленного исправления. Примечательно, что проверить действительность патента с абсолютной точностью (то есть изучить весь предшествующий уровень техники) принципиально невозможно. То есть сомнения в действительности патента есть всегда и они неустранимы. «Сомнения – в пользу обвиняемого!» говорили древние. То же сказано в статье 49 Конституции РФ. Но в российской действительности испокон века было так: «При виде исправной амуниции – как презренны все Конституции!». Если патент признан недействительным (несуществовавшим), то как общество может вернуть личности годы, проведенные в местах лишения свободы? Лишение свободы как наказание за преступление, которого юридически не было – не слишком ли это? Причем речь идет не о следственной или судейской ошибке, а об ошибке в самом уголовном законе. Однако Конституционный Суд РФ хранит упорное молчание в отношении всех поданных жалоб на этот счет и, видимо, в связи с текущим моментом в дальнейшем будет стоять на страже существующей специфической формы законности (что может быть проще отказа по процессуальным соображениям).

Учитывая существующие опасности привлечения к уголовной ответственности лиц, в действительности не совершивших преступлений по нарушению патентных прав, хотелось бы обратить внимание руководителей и юристов предприятий на возможные способы защиты от такого «воздействия». Предлагаемые краткие рекомендации позволят минимизировать риски, но полностью исключить нежелательный исход при существующей правоохранительной системе, к сожалению, не представляется возможным (это также нужно учитывать при принятии решения).

Как известно, статья 32 Патентного закона РФ предусматривает, что за нарушение Патентного Закона наступает гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная общая норма конкретизируется в частной норме уголовного закона, а именно в статье 147 УК РФ, которая действительно предусматривает уголовную ответственность за нарушение патентных прав при наличии определенных квалифицирующих признаков. Помимо уголовной ответственности за нарушение патентных прав установлена административная (статья 7.12 Кодекса об административных правонарушениях) и гражданско-правовая ответственность.

Статья 147 УК РФ указывает, что преступлением является
«Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб»

В случае если крупный ущерб не причинен, те же деяния могут быть квалифицированы как административный проступок согласно ст.7.12 Кодекса об административных правонарушениях:

«Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству».

В случае нарушения патентных прав со стороны предприятия к уголовной ответственности могут быть привлечены руководители, издающие обязательные для исполнения указания. Однако уголовная (и административная) ответственность наступают только в случае наличия вины в действиях нарушителя (субъективная сторона правонарушения). В частности, вина должна быть в действиях упомянутых руководителей. Рассматриваемая статья уголовного кодекса описывает материальный состав преступления. То есть данная уголовно-правовая норма предполагает наступление общественно вредных последствий (крупный ущерб). Поскольку неосторожность в качестве вида вины в статье 147 УК РФ не указана, то должен иметься умысел на совершение преступления. Умысел может быть прямым и косвенным. При прямом умысле нарушитель знает, что незаконно использует действующий патент РФ, что запрещено и может повлечь причинение крупного ущерба (интеллектуальная сторона умысла), и желает совершить нарушение и нанести ущерб (волевая сторона умысла). При косвенном умысле нарушитель также знает, что незаконно использует действующий патент РФ, что запрещено и может повлечь причинение крупного ущерба (интеллектуальная сторона умысла), и хотя прямо не желает, но сознательно допускает нарушение и нанесение ущерба.

Именно поэтому важной составляющей умысла является знание о факте незаконного использования патента.

Незаконным использованием изобретения считаются действия, описанные в статье 10 Патентного закона РФ: «Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие:

ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец».

Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, по такому использованию.

То есть лицо должно знать, что имеется действующий патент РФ, все признаки независимого пункта формулы которого использованы, например, в определенном продукте. Далее такое лицо должно осуществлять коммерческое применение или введение в гражданский оборот данного продукта (т.е. использовать запатентованный продукт). При этом лицо должно желать причинение крупного ущерба, либо сознательно допускать причинение крупного ущерба.

Что делать, если получена претензия о нарушении патентных прав с недвусмысленным предупреждением уголовно-правового характера? Например, Вам сообщили, что имеются некоторые патенты РФ, якобы использованные Вами (вашей фирмой) при поставке продукции. Для того, чтобы убедиться, нарушаете ли Вы патентные права «правообладателей» необходимо выяснить:

1) являются ли данные патенты действующими (уплачивается ли пошлина за поддержания патента в силе);
2) действительно ли в продукции использованы все признаки независимого пункта формулы патента;
3) являются ли действия, которые Ваша организация совершает, коммерческим использованием запатентованного решения.

1. Установить, является ли патент действующим можно путем обращения к сведениям Государственного реестра (соответственно изобретений, полезных моделей или промышленных образцов) либо путем запроса официальной выписки из Государственного реестра Роспатента (Москва, Бережковская наб., д.24), либо путем поиска в официальной базе данных на сайте Роспатента в Интернете (www.fips.ru, далее в раздел «Информационные ресурсы», далее – в подраздел «Открытые реестры», далее - в соответствующий реестр, например, «Реестр изобретений»). После ввода номера соответствующего патента откроется окно с данными о таком патенте, причем в верхней строчке будет указано, действует он или нет. Важным является вопрос -действовал ли патент на момент совершения действий, которые могут быть признаны нарушением. В случае если патент не действовал, то нет и нарушения. Для полного анализа следует учитывать, что Патентный закон РФ (статья 30-1) позволяет восстановить действие патента, досрочно прекратившего свое действие из-за неуплаты пошлины в течение 3 лет.

2. Определить, использован патент в изделии или нет может только специалист-патентовед. В этом смысле все «предупреждения» заинтересованных правообладателей о якобы использовании патента (не сопровождающиеся заключениями компетентных специалистов-патентоведов) не могут являться надлежащими предупреждениями об использовании патента. Действительно, правильно определить факт того, что в продукции использованы все признаки независимого пункта формулы патента возможно только с привлечением специалиста-патентоведа (например, патентного поверенного) обладающего помимо патентоведческого образования познаниями в области техники, которой относится продукция (например, химия в случае химического соединения или механика, в случае механического устройства). Как правило, голословные утверждения патентообладателей об использовании принадлежащего им патента либо сделаны вообще без специалистов, либо подкрепляются непонятными с правовой точки зрения доводами патентоведов, не имеющих технического образования в той области техники, в отношении которой они высказываются (например, патентовед-медик рассуждает об использовании какого-нибудь механического устройства, не представляя себе его суть).

Привлечение патентного поверенного РФ предпочтительнее, поскольку его квалификация по работе с соответствующим объектом интеллектуальной собственности удостоверена квалификационной комиссией Роспатента (данные о патентном поверенном имеются в Государственном реестре патентных поверенных). Кроме того, качество услуг, оказываемых патентным поверенным должно соответствовать стандартам установленным Положением о патентных поверенных РФ, утвержденных Правительством РФ. Факт использования (или неиспользования) изобретения или другого объекта устанавливается путем сопоставительного анализа каждого из признаков независимого пункта формулы патента и признаков, характеризующих продукцию. В случае, сели специалистом установлено отсутствие использования патента в изученной продукции, то специалист должен дать соответствующее письменное заключение. Данное заключение (о неиспользовании патента) является обстоятельством, исключающим уголовную и административную ответственность за нарушение данного патента. Лицо, добросовестно получившее заключение специалиста об отсутствии нарушения патента не имеет умысла на нарушение патентных прав, поскольку такое лицо знает, что патент им не нарушается.

В случае, если специалист дал ошибочное заключение об отсутствии нарушения патента, ситуация в отношении уголовной ответственности не меняется. Речь идет об известной отрасли уголовного права институте юридической ошибки. Предприниматель, производящий продукцию не может определить факт использования патента и поэтому должен руководствоваться заключением добросовестного специалиста. Разумеется, вышесказанное относится только к добросовестным действиям предпринимателя и специалиста. Кстати, квалификация патентного поверенного, предоставившего сомнительное заключение, может быть обжалована в Апелляционной комиссии Роспатента, что является дополнительной гарантией качества заключения именно патентного поверенного, а не просто патентоведа.
В случае, если все же патент окажется использованным (например, это будет установлено в ходе экспертизы, назначенной судом) речь может идти только о гражданско-правовой ответственности предпринимателя (предприятия), но не уголовно-правовой ответственности руководителей предприятия. При этом по решению суда предприятие, использовавшее патент без согласия патентообладателя, должно будет возместить убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) в доказанном в суде объеме. Очевидно, что реального ущерба (реально понесенные расходы на восстановление нарушенного права) как такового у патентообладателей, «специализирующихся на выдвижении претензий, как правило, не бывает, и речь может идти только об упущенной выгоде, доказывание которой лежит на правообладателях.

Часто бывает ситуация, что организация «перепродает» чужую продукцию. Зачастую поставщик таких товаров утверждает, что у него продукция «защищена» своими патентами и Вам, соответственно, не страшны патентные претензии третьих лиц. Это не совсем верно. Наличие у Вашего поставщика собственных патентов на какие-то части поставляемых изделий (либо на какое-то решение, воплощенное в продукции), не является решающим. Следует учесть, что в одном изделии может быть использовано несколько патентов. Возможна ситуация, когда использован и патент Вашего правообладателя, и патент Правообладателя, выдвигающих претензии. То есть наличие у Вашего поставщика патента само по себе не является обстоятельством существенно, изменяющим правовою квалификацию ситуации

Иногда при поставках продукции для коммерческих нужд (например, для последующей перепродажи) поставщик утверждает о наличии у него лицензий правообладателей, либо каких-то писем-разрешений. Наличие лицензионных договоров с Вашим поставщиком у лиц выдвигающих в последствии претензии, являются очень важным обстоятельством. Действительно, в случае подтверждения данной информации вообще какая-либо ответственность за использование патента в поставленной таким поставщиком продукции исключена в силу принципа исчерпания патентных прав (абзац 6 статьи 11 Патентного закона РФ).

3. Необходимо четко установить осуществляете ли Вы коммерческое использование продукции (в которой предположительно использован патент правообладателей) или нет. В случае, если Вы лишь являетесь конечным потребителем и используете продукцию для собственных нужд, ответственность за нарушение патента полностью исключается. Это прямо следует из абзаца 4 статьи 11 Патентного закона. При этом важно, чтобы Вы не извлекали дохода непосредственно от использования изобретения. Например, если запатентована кофейная машина, то применение данной машины в офисе для сотрудников фирмы не будет нарушением патента. Однако, если вы будете использовать данную машину в кофейне, то такое применение будет признано коммерческим, так как направлено на извлечение дохода.

Обобщая сказанное можно предложить следующий алгоритм действий при получении претензии.

1) Проверьте действительность патентов правообладателей (Да/НЕТ);
2) Получите квалифицированное заключение патентного поверенного об использовании/не использовании патента (ДА/НЕТ);
3) Определитесь, является ли использование, осуществляемое Вашей организацией коммерческим (ДА/НЕТ);

Если хотя бы один из вопросов будет иметь отрицательный ответ, то ответственность за нарушение патента исключается. Правда, следует оговориться, что это заключение дано с позиции «чистого права», а текущее правоприменение может быть очень далеко от идеального.

В случае, если имеет место коммерческое использование продукции, в которой использован патент, то необходимо определить, либо Вы согласны с фактом использования патента – тогда следует начать переговоры о заключении лицензионного договора с правообладателем. Добросовестное обращение к правообладателю с предложение заключить лицензионный договор и обсуждение условий данного договора исключают уголовную ответственность в силу отсутствия умысла на нарушение. Следует учитывать, что выплаты по лицензионному договору (разовый платеж и/или временные платежи-роялти), правомерны только после регистрации договора в Роспатенте. Без такой регистрации лицензионный договор недействителен и все платежи по нему неправомерны. Часто недобросовестные патентообладателя предлагают оформить плату за использование их патента другим образом (членские взносы, благотворительные пожертвования в различные фонды, оплата консультационных услуг, добровольное страхование и т.д.), что является незаконным.

Если Вы не согласны с правомерностью выдачи патента или считаете, что у Вас имеется право преждепользования (вы добросовестно использовали запатентованный объект до даты приоритета патента), то возможны следующие действия:

1. подача возражения против выдачи патент (статья 29 Патентного закона) как несоответствующего условиям патентоспособности (промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень);

2. подача искового заявления с требованием к патентообладателю признать имеющееся у Вас право преждепользования.

Для признания патента недействительным как несоответствующего условиям патентоспособности «новизна» или изобретательский уровень» необходимо либо иметь доказательства открытого применения изобретения до даты приоритета патента, либо ссылки (то есть печатные публикации) с более ранней датой, в которых раскрыт запатентованный объект (либо в одной ссылке раскрыт аналог, а другой отличительные признаки, использованные для решения той же технической задачи). Поскольку Палата по патентным спорам принимает только письменные доказательства, факты открытого применения должны быть подтверждены документально.

Наличие гражданско-правового спора по объекту интеллектуальной собственности теоретически исключают уголовную ответственность в силу отсутствия умысла на нарушение (Вы оспариваете само право). Однако в случае отрицательного результата (иск и/или возражение не удовлетворены), возможна гражданско-правовая ответственность за нарушение патентных прав (то есть возмещение доказанных правообладателем убытков).

Хочется надеяться, что приведенные в данной статье краткие рекомендации будут полезны добросовестным участникам экономической деятельности противостоять напору «патентообладателей», чьи действия по ряду причин нельзя считать добросовестными.

Залесов А.В., к.ю.н., патентный поверенный РФ, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент» (Москва), «Интеллектуальная собственность», №10, 2006

Охрана промышленной собственности

О том, какие последствия могут возникнуть в результате нарушения патентных прав, к чему приводит столкновение интересов патентообладателя и нарушителя, о судебных разбирательствах в области охраны промышленной собственности рассказывает заместитель начальника управления перспективного планирования и международного сотрудничества Роспатента Б.А.ЛОБАЧ.

Еще недавно мало кто из руководителей предприятий серьезно задумывался о последствиях нарушения прав на объекты промышленной собственности. Это и понятно. Если до 1 июля 1991 г., т. е. до введения единой патентной формы охраны научно-технических достижений на территории нашей страны действовало менее 8 тыс. патентов на изобретения и промышленные образцы принадлежащих в основном иностранным юридическим лицам, то на начало текущего года их число увеличилось на порядок. Согласно официальным данным на 1 января 1996 г. в России поддерживалось в действии 76186 патентов на изобретения, 4700 патентов на промышленные образцы, 1339 свидетельств на полезные модели и охранялось 92915 товарных знаков и знаков обслуживания.

Основной причиной такого всплеска явилось не только принятие нового патентного законодательства, но главным образом ускоренный переход народного хозяйства на принципы рыночной экономики. Этот процесс прежде всего характеризуется значительным увеличением числа хозяйствующих субъектов, особенно предприятий, принадлежащих частному капиталу. Именно такие предприятия все чаще стали заботиться о получении прав на объекты промышленной собственности, обоснованно рассматривая их в качестве одного из орудий в конкурентной борьбе.

Уже сегодня можно привести достаточно примеров, когда конфликты в области патентных прав превратились в судебные разбирательства. Причем, не смотря на достаточно короткий промежуток времени, ряд тяжб уже получил свое разрешение в виде судебных решений.

Итак, прецеденты созданы. Для отечественной правоприменительной практики рассмотрение патентных споров - дело новое. Поэтому даже те разбирательства, которые еще не нашли окончательного разрешения, дают большую пищу для размышлений. Как показывает практика, наиболее часто нарушаются исключительные права, вытекающие из факта обладания действующим патентом или свидетельством.

Содержание исключительного права на объект промышленной собственности можно охарактеризовать как с позитивной, так и с негативной стороны. С одной стороны, оно предоставляет владельцу монопольное право на использование запатентованного объекта в производственной и коммерческой деятельности, а с другой запрещает любому третьему лицу применять его без согласия патентообладателя. Основное назначение патента заключается не в предоставлении его владельцу возможности использовать соответствующий объект промышленной собственности, а в устранении от этой возможности всех третьих лиц.

Закрепляя исключительное право за патентообладателем законодательство определяет пределы, в которых оно действует и одновременно вводит ряд ограничительных норм. Они направлены на то, чтобы это монопольное право не было использовано его владельцем во вред обществу.

Действие патентных прав территориально ограничено Они распространяются только на территории государства, выдавшего патент. Любой патент действует в течение определенного срока, по окончании которого соответствующий объект промышленной собственности становится общественным достоянием.

Как известно, в Российской Федерации установлены следующие максимально возможные сроки действия охранных документов на изобретения - 20 лет, полезную модель - 8 лет, промышленный образец - 15 лет, считая с даты поступления заявки в Роспатент (при условии, что заявителем не используется право на конвенционный приоритет). Однако монопольное право в полном объеме начинает действовать с более поздней даты. Безусловное право запретить всем третьим лицам использовать запатентованный объект промышленной собственности появляется у патентообладателя лишь с даты публикации сведений о выдаче патента, т.е. с момента, когда третьи лица могут узнать о существовании исключительного права. Оно может прекратить свое действие и ранее указанных сроков вследствие неуплаты очередной патентной пошлины либо вынесения компетентным органом решения о недействительности патента.

Нарушением патента или контрафактным действием признается промышленное или коммерческое использование объекта промышленной собственности без разрешения его владельца. В чем конкретно могут проявляться контрафактные действия? Ответ на этот вопрос дает ст. 10 Патентного закона Российской Федерации. Нарушением исключительного права признается несанкционированное патентообладателем изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный (гражданский) оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а равно и применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, на который выдан патент. Продукт признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения полезной модели, а способ считается примененным, если при этом реализован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения или полезной модели.

Закон допускает эквивалентную замену одного или нескольких признаков, включенных в независимый пункт формулы изобретения или полезной модели, при ее материализации. Согласно общепринятой практике эквивалентной считается такая замена, когда сущность изобретения или полезной модели не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в области техники, к которой относится изобретение (полезная модель).

Под применением продукта понимается промышленная эксплуатация запатентованных устройств и производственное потребление запатентованных веществ в целях промысла. Под продажей продукта понимаются сделки, заключенные по поводу запатентованных изделий. К контрафактным Патентный закон относит также действия третьих лиц, связанные с ввозом запатентованного продукта из-за границы, а также хранение и предложение к продаже продукта изготовленного по патенту, в том числе посредством способа, охраняемого патентом, без соответствующей санкции его владельца. К указанным действиям относится также предложение к продаже например в виде рекламы, помещаемой в средствах массовой информации, либо самостоятельное издание и распространение материалов, рекламирующих запатентованный продукт или способ, без соответствующего разрешения патентообладателя.

Вместе с тем, исходя из действующего законодательства, включение описания изобретения, полезной модели, промышленного образца или иное упоминание о них в технической документации, даже в случае ее коммерческой реализации (продажи) не считается использованием соответствующего объекта промышленной собственности.

Монопольное право патентообладателя вынуждает заинтересованных лиц испрашивать у него специальное разрешение на использование запатентованного объекта. Оно дается путем заключения лицензионного договора (ст.13 Патентного закона и ст.26, 27 Закона о товарных знаках). Такой договор, причем зарегистрированный в Роспатенте, свидетельствует о том, что запатентованный объект используется третьим лицом на законных основаниях. На практике в качестве лицензионного договора могут выступать также и договоры о коммерческой концессии, о совместной деятельности, договор залога, если они предоставляют права на использование объекта промышленной собственности. Они также подлежат регистрации в Роспатенте в соответствии с Правилами рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров...* и соответствующими правилами подтоварным знакам**.

Следует иметь в виду, что отдельные лица могут использовать объекты промышленной собственности в период действия исключительных прав без согласия патентообладателя и даже вопреки его воле. Так, согласно ст. 12 Патентного закона любое лицо, которое до даты приоритета добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора решение, тождественное получившему впоследствии патентную охрану, или сделало необходимые для такого использования приготовления, имеет право на его дальнейшее безвозмездное использование. Однако указанное право преждепользования имеет ряд ограничений. Его обладателю не разрешается после даты приоритета расширять объем использования. Само право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором тождественное решение использовалось или были сделаны необходимые к этому приготовления.

В Патентном законе (ст. 11) специальным образом оговорены также действия заинтересованных лиц, которые не признаются нарушением исключительного права патентообладателя. К ним относятся:

применение средств, содержащих объекты промышленной собственности на транспортных средствах, временно или случайно находящихся на территории Российской Федерации;
использование объектов промышленной собственности для экспериментальных целей;
применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, при чрезвычайных обстоятельствах (с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации);
применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, для личных нужд без получения дохода;
разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача;
применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем.

Последнее требует пояснений. Исключительное право, вытекающее из патента, ограничивается действием принципа исчерпания прав владельца. Он состоит в том, что запрет, основанный на патенте, не распространяется на лиц, применяющих изделия, запущенные в коммерческий оборот самим патентообладателем или с его согласия. Кроме того, целесообразно подчеркнуть, что изначально контрафактный продукт никогда не может быть введен в хозяйственный оборот (в том числе путем продажи, перепродажи, эксплуатации или другого применения) законным путем.

Законодательство Российской Федерации налагает на нарушителя патентных прав как гражданскую, так и уголовную ответственность. Ст.14. Патентного закона указывает, что по требованию патентообладателя нарушение патента или контрафактные действия должны быть прекращены. Физическое или юридическое лицо, виновное в нарушении патента, обязано возместить патентообладателю причиненные убытки.

Согласно ст.46 закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" несанкционированное использование товарного знака или сходного с ним обозначения в отношении однородных товаров влечет за собой гражданскую и(или) уголовную ответственность. При этом незаконное использование товарного знака должно быть прекращено, а его владельцу возмещены понесенные убытки.

Уголовная ответственность за незаконное пользование товарным знаком устанавливается ст 155 УК РСФСР согласно которой лицо, осуществившее или осуществляющее такие действия наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев или штрафом.

Спор между патентообладателем и нарушителем патентных прав может быть решен и мирным путем, в результате достижения соглашения которое будет предусматривать компенсацию в той или иной форме убытков причиненных контрафактными действиями потерпевшей стороне.

Чаще всего такие соглашения достигаются при неосторожном или случайном нарушении патентных прав либо под угрозой судебного разбирательства, исход которого не вызывает особых сомнении. Одним из наиболее рациональных путей выхода из создавшейся ситуации представляется заключение соответствующего лицензионного договора. Если же спор не решается миром, остается единственный законный путь - подача лицом, чьи права нарушены, искового заявления в суд.

Споры, связанные с применением Патентного закона, в том числе и о на рушении исключительного права на объект промышленной собственности подведомственны судам общей юрисдикции, арбитражным и третейским судам в соответствии с их компетенцией. Если хотя бы одной из сторон в споре является гражданин, то указанный спор подведомствен суду общей юрисдикции или как его обычно называют народному суду.

Подведомственность споров в области охраны промышленной собственности арбитражным судам определяется правовым статусом спорящих сторон и экономическим характером спора. Спор рассматривается в арбитражном суде, если стороны являются юридическими лицами либо гражданами-предпринимателями. Допускается рассмотрение таких споров и третейскими судами.

Следует отметить, что подача и рассмотрение судебного иска связаны с уплатой государственных пошлин, а в последующем с возможным покрытием судебных издержек. Однако в судах общей юрисдикции истцы по искам, вытекающим из права на изобретения и промышленные образцы, от уплаты государственных пошлин освобождены (ст. 80 ГПК РФ).

Государственная пошлина является лишь частью судебных расходов. К ним также относятся издержки, связанные с рассмотрением дела и включающие суммы, выплачиваемые свидетелям и экспертам, расходы связанные с осмотром на месте и исполнением решения суда.

Возмещение судебных расходов возлагается на ту сторону, которую суд обязал совершить определенные действия в пользу другой стороны или воздержаться от совершения (например, решение суда о прекращении и запрете дальнейшего выпуска контрафактной продукции). При этом расходы возмещаются даже в том случае, если сторона была освобождена от их оплаты. Например, когда исковые требования гражданина-патентообладателя о взыскании убытков в связи с нарушением патента судом не удовлетворены по причине того, что не установлен факт использования ответчиком защищенного патентом изобретения, а также осуществление им иных контрафактных действий.

Законодательство дает возможность не только осуществить судебное разбирательство, но и существенно уменьшить связанные с ним расходы, которые могут достигать значительных размеров. Это можно сделать, обратившись с иском в один из третейских судов, где, как правило, размер судебной пошлины значительно меньше. Кстати другим важным преимуществом решения споров в области охраны промышленной собственности в третейском суде является то, что судьи утверждаются с учетом мнения спорящих сторон. Стороны могут предлагать в качестве судей известных специалистов на практике знающих нормы патентного права, специфику оценки реального ущерба и упущенной выгоды в результате нарушения патента.

Как при мирном решении споров о нарушении патентных прав, так и в процессе судебного разбирательства необходимо решить два основных вопроса. Первый связан с установлением или не установлением факта использования охраняемого объекта промышленной собственности его характера и объема. Второй (при положительном ответе на первый вопрос) - с определением размера убытков, подлежащих взысканию с ответчика в пользу истца. И если первый вопрос не является абсолютно новым, особенно для судов Москвы, Санкт-Петербурга и других промышленных центров, то второй вызывает серьезные затруднения как у сторон процесса, так и у судей.

Рассмотрим его более подробно Согласно ст.15 части I ГК РФ под убытками понимаются неполученные доходы, которые лицо, чье право нарушено, получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) При этом если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы Понятно, что суд может удовлетворить это требование (предварительно установив факт нарушения прав) или не удовлетворить.

Пока в российском законодательстве и нормативной базе нет положений, непосредственно регулирующих определение размера убытков, связанных с нарушением патентных прав. Учитывая важность этого вопроса при отстаивании прав и законных интересов патентообладателей, суды, очевидно, будут вынуждены обратить более пристальное внимание на мировую практику.

Эта практика нашла свое отражение в ряде публикаций зарубежных специалистов в области патентного права, в том числе в известном труде Г.Штумпфа***. Зарубежные суды, которым подведомственны споры, связанные с нарушением патентных прав, определяют убытки владельца патента как сумму платежей, которые нарушитель должен был бы произвести патентовладельцу, приобретя лицензию на право использования нарушенного патента. То есть убытки приравниваются к цене лицензии.

К сожалению, в нашей стране практически нет опыта не только в обосновании и определении размера убытков, но и расчета цены лицензии. В условиях экономического спада и продолжающейся инфляции трудно уловить какие-либо тенденции, характеризующие порядок расчетов лицензиатов с лицензиарами.

Тем более, что, судя по имеющимся данным, еще не было ни одного случая судебного рассмотрения спора, связанного с заключением лицензионного договора на использование охраняемого объекта промышленной собственности и, соответственно, с определением цены лицензии.

Представляется вполне обоснованным, по крайней мере для аргументации размера иска, связанного с возмещением убытков, понесенных патентообладателем в результате контрафактных действий, привлечь положения Рекомендательной методики расчета стоимости документации, содержащей изобретения и ноу-хау, разработанной Лицензинторгом и утвержденной 20.10.1987 г. № 037-1/К410. Она была выпущена во исполнение постановления Совета Министров СССР и предназначена для оценки стоимости лицензий,связанных с передачей прав на изобретения****.

Согласно этой методике цена лицензии определяется как доля прибыли, получаемая лицензиатом от коммерческого использования предоставленных ему прав, в сравнении со средненормативной прибылью в данной области производства. Как правило, эта доля составляет 10-30%.

Можно рекомендовать и другой путь определения цены лицензии, так сказать, от обратного. Для этого необходимо воспользоваться приведенными в Приложении № 1 названной Рекомендательной методики размерами роялти. Они установлены исходя из мировой прецедентной практики по отдельным отраслям промышленного производства. При этом необходимо учесть, что, как правило, текущие платежи, определенные на базе роялти, редко составляют более 70% цены лицензии Соответственно первоначальные платежи, т.е. платежи, выплачиваемые до начала выпуска продукции по лицензии, составят 30% цены лицензии.

Понятно, что при определении размера убытков и вынесении соответствующих решений суды не должны ориентироваться только на цену лицензии без учета характера действий нарушителя патента. Именно так поступают суды промышленно развитых стран, которые, установив преднамеренный характер действий нарушителя, в качестве убытков, подлежащих выплате законному владельцу патента, порой определяют весь доход, полученный в результате противоправных действий. Это весьма подходит для случаев, когда доказано, что нарушитель был заблаговременно (т.е. до подачи иска) предупрежден патентообладателем о нарушении его прав, и ему было предложено прекратить противоправные действия либо заключить лицензионный договор.

Законодательство позволяет одновременно с требованием о возмещении убытков предъявить к нарушителю патента иск, связанный с возмещением морального ущерба. Это право принадлежит гражданину или юридическому лицу, в отношении которого распространены сведения, порочащие его деловую репутацию. В качестве примера можно привести случай, когда производимая с нарушением принадлежащего разработчику патента продукция имеет существенные недостатки по сравнению с аналогичной продукцией, выпускаемой самим патентообладателем или по его лицензии, и таким образом порочит деловую репутацию разработчика в глазах покупателей.

Следует, однако, отметить, что в любом случае окончательное решение всегда остается за судебным органом, рассматривающим иск. Говоря о возможных последствиях для нарушителей патентных прав, остается лишь сожалеть и завидовать владельцам авторских прав, в распоряжении которых согласно ст.49 и 50 Закона об авторском праве и смежных правах гораздо более мощный и разнообразный арсенал для борьбы с нарушителями.

Целесообразно отметить некоторые изменения, внесенные за последнее время в законодательство. Так, введенный в действие с 1.07.1995 г новый Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации по сути отменил обязательный ранее для дел о нарушении патентных прав досудебный этап рассмотрения споров Он заключался в обязательном предъявлении суду доказательств того, что нарушителю направлена претензия, и он ее рассмотрел.

С одной стороны, это нововведение упростило и облегчило процедуру, связанную с подачей иска. С другой, наложило гораздо большую ответственность на истца, особенно если он не имеет твердой уверенности в том, что ответчик использует изобретение в полном объеме, а также не располагает другими данными, которые можно получить на досудебном этапе разрешения спора.

Исходя из собственного опыта участия в судебных спорах, связанных с "отстаиванием патентных прав, считаю, что при подаче иска полезно иметь доказательства невозможности решить спор в несудебном порядке. Это обстоятельство приобретает еще большую значимость в связи с введением в действие в январе текущего года изменений и дополнений в ГПК РФ. Ранее истец по делу о нарушении патентных прав (как правило, гражданин) мог не тратить время и силы на сбор доказательств, обосновывающих его требования. Это делал суд и назначенный по делу эксперт. Теперь же такая деятельность суда уступила место инициативе и активности сторон, которые должны сами заботиться о сборе и предоставлении в суд доказательств. Оказать содействие в этом вопросе суд может лишь в том случае, если одна из сторон обратится к нему с такой просьбой, и она будет удовлетворена. Это нововведение весьма усложнило положение граждан-патентообладателей. Ранее, не имея возможности получить прямые доказательства нарушения своих прав и определить объемы такого нарушения, они основывали свои требования на предположениях либо сведениях, которые удалось получить. Теперь же патентообладатели будут тратить гораздо больше времени и средств на подготовку и подачу иска, чаще прибегать к услугам адвокатов и патентных поверенных.

Хотелось бы также обратить внимание на следующие обстоятельства, которые, вне сомнения, будут оказывать определенное влияние на результаты и особенно на сроки рассмотрения патентных споров. В настоящее время в судах общей юрисдикции они нередко превышают год Во-первых, теперь, если должностное лицо не имеет возможности представить затребованные судом письменные или вещественные доказательства, оно обязано назвать причины. Если доказательство не будет представлено, а причины суд признает неуважительными, то только первый штраф может составить до 50 минимальных размеров оплаты труда.

Во-вторых, существенно расширен спектр условий для признания фактов. Теперь суд признает факт установленным даже в случае, если сторона не представит письменное или вещественное доказательство. В этом случае суд вправе установить, что признает сведения, составляющие его суть.

Учитывая провозглашенный принцип состязательности процесса, его исход зависит от того, насколько стороны смогут доказать свою правоту. Это обстоятельство вынуждает их более глубоко осваивать тонкости патентного законодательства, чаще прибегать к услугам патентных поверенных и специалистов, имеющих опыт участия в судебных спорах по вопросам охраны промышленной собственности.

Руководителям предприятий можно посоветовать уделять больше внимания разработке и проведению патентной политики Ведь даже отдельные ошибки в этом важном деле могут привести к существенным материальным издержкам и утере доброго имени предприятия в глазах потребителей его продукции.

В качестве доказательства можно привести несколько судебных дел, по которым уже вынесены решения. Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда 16.03.1995 г. приняла решение, подтвердившее правильность вынесенного ранее решения Железногорского городского суда. Он установил, что АО "Кристалл" незаконно выпускало продукцию по патенту на промышленный образец № 38184 "Пульверизатор", права на который принадлежат двум его авторам. Также был определен размер убытков, нанесенных владельцам патентных прав, в размере прибыли, полученной ответчиком от реализации всей произведенной им контрафактной продукции.

При этом суд первой инстанции в своем решении указал на то, что он учел меру вины нарушителя, проявившуюся в умышленном нарушении патентных прав истцов. Сделав такой вывод, Железно-горский городской суд, очевидно, принял во внимание следующие обстоятельства. Первые шаги для выпуска продукции по патенту его владельцы сделали в рамках кооператива, находившегося на территории АО "Кристалл". Это позволило АО "Кристалл" получить копию технической документации, разработанной истцами. После того, как дело в кооперативе не заладилось, истцы организовали выпуск продукции по патенту на базе образованного ими ТОО и подали заявку на получение патента. Параллельно АО "Кристалл" также начало выпуск и реализацию пульверизаторов парфюмерным фабрикам, сознательно вводя их в заблуждение относительно происхождения продукции. Истинные владельцы прав, как правило, предварительно договаривались с указанными фабриками о будущей поставке изделий, изготовленных ТОО, а затем после получения ими контрафактной продукции получали отказы.

Как на этапе рассмотрения заявки, так и после вынесения решения о выдаче по ней патента авторы - будущие патентообладатели неоднократно предупреждали АО "Кристалл" и предлагали ему заключить лицензионный договор. Однако АО "Кристалл" игнорировало эти предложения и продолжало увеличивать выпуск продукции. При этом оно безосновательно указывало на якобы законный характер таких действий. Когда же факт незаконного использования патента был признан судом, АО "Кристалл" направило в Апелляционную палату Роспатента возражение против выдачи патента. Хотя оно и не было удовлетворено, но задержало рассмотрение судом иска по существу.

Кстати, подача стороной спора, обвиняемой в нарушении чужих патентных прав, возражения против выдачи патента является весьма распространенной мерой по защите своих интересов. Однако такой шаг эффективен только в том случае, если для подачи возражения имеются серьезные аргументы. В противном случае суд может расценить это как попытку затянуть процесс и выиграть время. К сожалению, Высшая патентная палата, которая должна принимать окончательные решения по вопросам действительности патентов, до сих пор не создана. Эта неопределенность создает дополнительные предпосылки для затягивания подобных судебных процессов. Только сравнительно недавно Верховный суд Российской Федерации своим решением определил, что одно из конкретных решений Апелляционной палаты все же подведомственно суду. Таким образом, создан прецедент, касающийся судьбы и ряда других решений Апелляционной палаты.

Разбирательство, проведенное Железногорским городским судом и Курским областным судом, позволило обратить внимание и на другую достаточно острую проблему. Она касается индексации определенного судом размера убытков. Железногорский городской суд провел такую индексацию по аналогии с Правилами возмещения вреда, использовав индексы повышения минимальной зарплаты в период с даты подачи иска до вынесения судебного решения. Областной же суд исключил один из коэффициентов под предлогом того, что он был введен уже после прекращения контрафактного использования патента.

Вместе с тем ст. 395 части I ГК РФ предписывает индексировать безосновательно полученные денежные средства путем уплаты процентов на сумму этих средств. При этом их размер определяется учетной ставкой банковского процента. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требования заинтересованной стороны, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или вынесения решения. Эти обстоятельства следует также принимать во внимание сторонам, втянутым или имеющим перспектив быть втянутыми в судебное разбирательство, связанное с нарушением патентных прав.

Другим показательным примером является решение Савеловского межмуниципального суда г. Москвы, вынесенное летом 1995 г. по иску граждан-патентообладателей и одновременно авторов изобретения, защищенного патентом № 1634050 "Реактор для проведения диффузии в производстве полупроводниковых приборов" к АО "Элиз". Суть и основные обстоятельства дела таковы. Авторы изобретения, ранее защищенного авторским свидетельством, стали владельцами патента, выданного на их имя с согласия заявителя - завода "Электронприбор". Устройства на основе изобретения к тому времени уже производились в одном из цехов завода, который к тому же являлся монополистом в их изготовлении и эксплуатации. Имея гарантированное законом право продолжать и дальше выпуск указанных устройств без заключения лицензионного договора с патентообладателями, руководство завода посчитало возможным уступить право на получение патента изобретателям.

Однако в дальнейшем цех, в котором производились указанные устройства, превратился в арендное предприятие "Универсал", т.е. новое юридическое лицо со своими собственными реквизитами. Это предприятие в погашение аредной платы передало несколько произведенных им устройств по патенту №1634050 заводу "Электронприбор". Являясь одним из учредителей образованного АО "Элиз", завод внес в качестве вклада в его уставной фонд устройства, полученные от арендного предприятия, АО "Элиз" начало использовать указанные устройства в производстве мощных транзисторов.

Патентообладатели резонно рассудили, что как со стороны арендного предприятия "Универсал", так и завода "Электронприбор" и АО "Элиз" имеет место нарушение принадлежащих им патентных прав. Они предложили первому и последнему заключить лицензионные соглашения. Получив отказ, подали соответствующие судебные иски Ответчик (АО "Элиз") посчитал, что получил и ввел в хозяйственный оборот устройства, произведенные по патенту, законным путем. К тому же он указал, что не знал о контрафактной природе их происхождения. Этот вопрос в связи с отсутствием прямого регулирования, а в судебной практике - опыта решения подобных конфликтов вызвал у суда определенные трудности. Однако, к чести суда, он в конце концов с помощью экспертов разобрался в ситуации и однозначно решил, что АО "Элиз" является нарушителем патента.

Выводы суда базировались на следующих постулатах. Применение устройств, изготовленных по действующему патенту без санкции его владельца, на любом этапе их хозяйственного оборота (в данном случае - приобретение и эксплуатация) незаконно, поскольку это нарушает п.3 ст.10 Патентного закона. Доказательства, свидетельствующие о том, что хозяйствующий субъект не знал о контрафактном характере полученной им продукции, могут быть учтены судом при оценке размера взимаемых убытков.

В рассматриваемом случае, установив факт нарушения ответчиком прав владельцев патента, суд затем определил и размер убытков. Это вызвало значительные трудности, связанные с тем, что ответчик не смог представить суду калькуляцию эксплуатационных расходов, себестоимости продукции, произведенной на контрафактных устройствах, подтвержденные документально сведения об объемах производства и прибыли.

Суд счел возможным определить размер убытков как часть (20%) экономического эффекта, рассчитанного с использованием Методики определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений, утвержденной еще 14 02 1977 г. При этом были использованы те неполные данные, которые суд все же получил от ответчика. Конечно, указанный расчет тяготел к экспертной оценке размера полученной ответчиком экономии.

Хотелось бы особо отметить, что при рассмотрении дела суд весьма решительно боролся с позицией ответчика, направленной на затягивание процесса (неявка его представителей на судебные заседания, непредставление запрашиваемых сведений и документов) Суд неоднократно по ходатайствам истцов в рамках обеспечения иска арестовывал счет АО "Элиз". Эта мера, в реэультате которой парализовывалась производственная деятельность АО и задерживалась выплата заработной платы, оказывалась на отдельных этапах довольно длительного судебного разбирательства весьма действенной.

Для полноты картины стоит упомянуть еще о двух судебных разбирательствах, также имеющих прецедентный характер для отечественной судебной практики. Дорогомиловский межмуниципальный суд г. Москвы еще в 1993 г. принял к производству и до сих продолжает рассматривать иск АО "Союзцветметавтоматика" к представительству в Москве японской фирмы "Шимадзу корп.". Истец, являющийся обладателем патента на изобретение № 711441 "Спектральный способ определения концентрации веществ", обвинил представительство в распространении на территории Российской Федерации рекламных материалов и осуществлении маркетинга в отношении производимых материнской фирмой в Японии и ввозимых в Россию атомно-абсорбционных спектрометров. В них, по мнению истца, реализован в автоматическом режиме способ, защищенный принадлежащим ему патентом. При этом он потребовал обязать представительство прекратить действия, связанные с предложением к продаже указанных приборов. Располагая данными об их эксплуатации некоторыми российскими предприятиями, которые приобрели приборы у японской фирмы на основе разовых контрактов, истец предложил взыскать в его пользу убытки в виде упущенной выгоды. Размер убытков он приравнял к сумме единовременных лицензионных платежей. По его мнению, они должны составить 2 - 25% от суммы реализации всех указанных японских приборов российским предприятиям.

Однако, несмотря на ясность сути спора, рассмотрение дела затянулось. Причиной является неопределенность статуса представительства японской фирмы как юридического лица. Она настаивает, что таковым не является и поэтому не может выступать в суде в качестве ответчика.

Смольнинский районный суд г.Санкт-Петербурга 13.06.1995 г. рассмотрел иск советско-канадского предприятия "Компомет кентек" к НТЦ "Машэкология" о прекращении нарушения исключительных прав истца. Он является владельцем торговых знаков "ROSA" и "РОСА", на которые выданы соответственно свидетельства № 110699 с приоритетом от 10.12 1991 г. и № 117314 от 22.10 1992 г. Суд установил факт использования ответчиком товарных знаков при маркировке и рекламе выпускаемых им устройств для фильтрования воды без соответствующей санкции их владельца. На основании ст. 4 Закона о товарных знаках суд обязал НТЦ "Машэкология" удалить с производимых и произведенных устройств, упаковки и техдокументации товарные знаки "РОСА" и "ROSA".

К сожалению, истец не смог подкрепить соответствующими доказательствами свои требования о взыскании с ответчика понесенных им убытков. В результате в этой части суд отклонил его претензии. Понятно, что даже такое решение суда нанесло ощутимый удар по экономическим интересам, производственному и торговому имиджу нарушителя прав на товарные знаки. Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод. Российское патентное законодательство, несмотря на все его недостатки, отсутствие некоторых необходимых механизмов и правоприменительной практики (особенно у арбитражных судов), начало играть существенную роль в охране объектов промышленной собственности. Оно заставляет чтить и уважать законные права их владельцев.

* Патенты и лицензии 1995 № 7-8 С. 36
** Патенты и лицензии 1995 № 11 С. 25
*** Лицензионный договор. М.: Прогресс, 1988
**** См. также: Табеев Э.Ф., Володин В.А. Экспорт продукции или лицензия? (методика оценки)//Патенты и лицензии. 1991 №5 С.11; Табеев Э.Ф. Основные принципы определения цены лицензии. Там же. 1991 № 8 С. 25, Киселев С.И. Передача технологии в развивающемся мире. Лицензирование и его особенности. Там же. 1996 № 4 С. 19

"Патенты и лицензии" №8/96

Именно поэтому важной составляющей умысла является знание о факте незаконного использования патента.

Обобщая сказанное можно предложить следующий алгоритм действий при получении претензии.

(а) Исключительное право патентовладельца

7.86. Вообще говоря, патентовладелец приобретает право, обеспеченное законом, решать, кто будет, а кто не будет использовать его запатентованное изобретение. Он сохраняет это право на период действия патента, при условии, что он выплачивает любые необходимые периодические или возобновительные пошлины.

7.87. Права патентовладельца на его изобретение обычно ограничены рядом совершенно различных обстоятельств.

7.88. Во-первых, формула изобретения, которая определяет монополию, может быть пересмотрена или признана недействительной судами из-за недостатков, которые не были обнаружены до выдачи патента.

7.89. Во-вторых, если изобретение представляет собой усовершенствование или развитие ранее существующего патента, патентовладельцу может потребоваться получить лицензию и произвести лицензионный платеж владельцу более раннего патента.

7.90. В-третьих, права патентовладельца обычно ограничены патентным законом независимо от юридической силы его патента. В большинстве патентных систем от патентовладельца требуется, например, использовать его изобретение или от своего собственного имени, или путем предоставления другим лицам лицензии на его использование, если он желает сохранить свою монополию. Например, недобровольная (принудительная) лицензия может быть выдана третьим лицам, если можно продемонстрировать, что запатентованное изобретение не используется или недостаточно используется в стране.

7.91. Наконец, четвертым правовым ограничением права патентовладельца использовать его изобретение является то, что запатентованное изобретение часто может использоваться правительством или третьими лицами, уполномоченными правительством, если того требуют общественные интересы, на условиях, установленных соглашением или судебными инстанциями.

7.92. За исключением только что упомянутых ограничений, выдача патента позволяет его владельцу не допускать использования запатентованного изобретения другими лицами. Право владельца называется исключительным потому, что оно позволяет исключить других лиц из использования изобретения, и потому, что владелец является единственным лицом, которому дозволено использовать изобретение до тех пор, пока другие лица не получат разрешение на совершение подобного действия посредством, например, лицензии. На практике это исключительное право патентовладельца имеет два основных применения, а именно: защиту от нарушения патентных прав и возможность передавать или лицензировать право на изобретение, частично или полностью. Лицензирование запатентованного изобретения будет обсуждаться в главе ниже.

7.93. Нарушение исключительного права патентовладельца заключает в себе несанкционированное использование запатентованного изобретения третьим лицом. Создание изобретения, и в частности доведение его до промышленной реализации, обычно требует значительных расходов со стороны заявителя - будущего обладателя патента на изобретение. Поэтому патентовладелец желает компенсировать эти расходы с выгодой при последующей эксплуатации запатентованного изобретения, в частности путем продажи продуктов, изготовленных на основе изобретения.

(b) Осуществление прав

7.94. Инициатива в осуществлении прав на патент принадлежит исключительно патентовладельцу. Именно он отвечает за обнаружение нарушений и доведение их до сведения нарушителя. Во многих юрисдикциях существует строгая норма, заключающаяся в том, что патентовладелец не может угрожать судебным иском, не подвергаясь возможности принятия жестких контрмер, включая возмещение убытков, если будет доказано, что угрозы не имели оснований. Основная цель таких положений в законе состоит в том, чтобы не позволтъ патентовладельцам угрожать заказчикам лиц, обвиняемых в нарушениях, без преследования главного нарушителя. С практической точки зрения вежливое письмо, в котором отмечается существование патента, подразумевает то, что патентовладелец предъявит иск, если нарушение будет продолжаться. Доказано, что такое письмо вполне эффективно в пресечении нарушения.

7.95. Если нарушитель настойчив, патентовладелец может рассмотреть вопрос о том, желает ли он предоставить лицензию. Многие зарождающиеся споры разрешаются на ранней стадии через посредство переговоров о выдаче лицензий, причем условия лицензирования отражают искусство ведения переговоров сторонами. Но если патентовладелец неохотно соглашается выдать лицензию на условиях, приемлемых для лицензиата, он может прибегнуть к помощи судебного иска по факту нарушения, испрашивая наложение судебного запрета на нарушение. Неизменным правовым ответом нарушителя, желающего продолжать конкуренцию, является ходатайство о признании патента недействительным.

7.96. Огромное большинство споров о нарушениях патентных прав на патенты никогда не достигает стадии судебного процесса, а разрешается за столом переговоров. Из тех же споров, которые достигают этапа, на котором возбуждается официальный судебный иск, очень немногие проходят стадию предварительного следствия, и обычным исходом является урегулирование спора до слушания дела в суде, возможно, с помощью неофициального третейского судьи. На урегулирование подобных споров может уйти несколько лет, особенно в сложных случаях, однако они, как правило, не связаны с крупными судебными издержками. Такие урегулирования почти постоянно влекут за собой предоставление лицензии и, возможно, возмещение убытков.

(с) Виды нарушения патентных прав

7.97. Есть несколько путей, по которым может пойти нарушение прав на патенты. Во-первых, возникают ситуации, когда право на патент преднамеренно нарушается третьим лицом в отсутствие какой-либо попытки избежать нарушения, другими словами, имеет место преднамеренное пиратство или контрафакция запатентованного изобретения. Это может быть или прямым копированием изобретения, или даже незначительными его изменениями или модификациями. Такая форма нарушения может встречаться по причине того, что третье лицо неразборчиво в средствах, или потому, что оно получило информацию от своего патентного поверенного о том, что данный патент или один или несколько пунктов формулы изобретения не имеют юридической силы.

7.98. При такой форме нарушения обычно не возникает аргументов относительно того, насколько реально возникновение факта нарушения. Если все признаки запатентованного изобретения скопированы, нарушение должно иметь место, и тогда разрешению подлежит единственный вопрос, а именно: достоверна ли формула изобретения.

7.99. Вторая ситуация возникает тогда, когда нарушение преднамеренное, но была предпринята попытка избежать его. Часто случается, что, как только изобретение раскрыто или путем распродажи продукта, содержащего изобретение, или в опубликованном патентном документе, или в какой-то иной публикации, третьими лицами овладевают идеи. Обычно публикация очерчивает проблему и указывает способ ее решения. Потом уже третьи лица стараются найти альтернативный путь решения той же самой задачи. И хотя третьи лица пытаются «изобрести» новое изобретение, используя при этом основную идею автора изобретения, результат не всегда явно выходит за пределы объема формулы. По-видимому, это наиболее общая форма нарушения патентных прав, с которой сталкиваются патентовладельцы, и она дает начало большей части судебных споров.

7.100. Последняя ситуация возникает при случайном нарушении. Как только патентовладелец сталкивается с чем-то таким, что олицетворяет его идею, он, естественно, чувствует, что его изобретение копируется. Это не обязательно так всегда, поскольку может быть множество людей, занятых в одно и то же время разрешением конкретной задачи. Например, все научно-исследовательские отделы различных крупных организаций могут работать над одной и той же проблемой. Аналогичным образом могут быть несколько компаний, получивших предложение исполнения контракта для решения конкретной проблемы или для достижения определенного результата, и при этом они могут столкнуться со схожими идеями, могущими быть предметом запатентованного изобретения. Таким образом, хотя чувство патентовладельца может подсказывать ему, что его изобретение копируется, третье лицо фактически иным путем пришло к сходному, если не идентичному, техническому решению.

(d) Элементы при установлении нарушения патентных прав

7.101. Для установления факта нарушения патентных прав патентовладелец должен доказать все следующие элементы:

совершение запрещенного действия;

запрещенное действие должно было иметь место после публикации заявки на изобретение или выдачи патента, если нет никакой ранней публикации;

запрещенное действие должно было иметь место в стране, в которой выдан патент;

запрещенное действие должно было иметь отношение к продукту или способу, подпадающему под охрану в объеме формулы изобретения по патенту.

(i) Запрещенные действия

7.102. Наиболее важным элементом при установлении факта нарушения является совершение запрещенного действия. Вообще говоря, такие действия перечислены в патентном законе. Запрещенное действие - это такое действие, которое связано с изготовлением, использованием, продажей или ввозом запатентованного продукта, либо использованием запатентованного способа, либо изготовлением, использованием, продажей или ввозом продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

7.103. Изготовление продукта означает, что продукт, описанный и заявленный в патенте, получен на практике. Такое изготовление также упоминается как производство, особенно когда продукт производится в коммерческом масштабе. Способ производства и количество произведенного продукта не относятся к делу, насколько оно касается нарушения запатентованного продукта. Однако в большинстве законов присутствуют три основных исключения из правила нарушения исключительных прав на изготовление запатентованного продукта, а именно:

когда запатентованный продукт изготавливается исключительно в целях научных исследований и экспериментов;

когда третье лицо начало изготовление продукта до даты подачи заявки на изобретение, воплощенное в продукте; и

когда запатентованный продукт изготавливается по принудительной лицензии или с разрешения правительства в интересах общества.

7.104. В отношении запатентованных способов только прямое изготовление продуктов запатентованным способом является запрещенным действием. В данном контексте «прямое» означает «непосредственное» или «без последующей переработки или модификации».

7.105. Одной из трудностей в установлении факта нарушения в отношении продуктов, непосредственно полученных запатентованным способом, является трудность доказывания того, что для изготовления продукта использовался запатентованный способ. Некоторые патентные законы содержат положения, которые частично разрешают эту трудность. Такие законы предусматривают поворот бремени доказывания в отношении патентов на способы, вводя следующую презумпцию: если продукт, появляющийся непосредственно в результате использования запатентованного способа, был новым на дату подачи или дату приоритета заявки на изобретение, презюмируется, что сходный продукт, изготовленный третьим лицом, получен тем же способом. Другие законы идут дальше и устраняют эту трудность за счет того, что не ограничивают полученный продукт тем, который должен быть новым.

7.106. Использование запатентованного продукта не требует, чтобы использование было повторяющимся или непрерывным. Правило заключается в том, что использование является запрещенным действием независимо от того, кто использует запатентованный продукт и для каких целей. Использование запатентованного продукта является запрещенным действием независимо также от того, изготовлен ли фактически используемый продукт патентовладельцем или другим лицом с разрешения этого владельца или без такого разрешения.

7.107. В большинстве законов существуют пять исключений, не являющихся нарушениями исключительных прав на использование запатентованного продукта, а именно:

когда запатентованный продукт используется исключительно в целях научных исследований и экспериментов;

когда используемый запатентованный продукт был представлен на рынок данной страны обладателем патента на изобретение или с его разрешения;

когда использование запатентованного продукта происходит на транспортных средствах, следующих транзитом через страну;

когда запатентованный продукт используется третьими лицами, имеющими специальное право продолжать изготавливать продукт; и

когда запатентованный продукт используется по принудительной лицензии или по разрешению правительства в интересах общества.

7.108. Продажа запатентованного продукта является запрещенным действием независимо от того, изготовлен ли фактически продаваемый продукт патентовладельцем, с его разрешения или без такового. Любой продукт, подпадающий под описание и формулу изобретения, даже если он изготовлен без разрешения владельца, является запатентованным.

7.109. Ввоз продукта просто означает, что изделие, представляющее собой запатентованный продукт или включающее его, импортируется в страну, в которой предоставлена охрана. Таким образом, ввоз - это физическое действие транспортировки продукта через границу на территорию страны. При этом неважно, из какой страны осуществляется ввоз, осуществляется ли он с целью использования или продажи либо безвозмездного распространения. Не существенно и то, пользуется ли ввозимый продукт патентной охраной в стране-производителе или в стране, из которой ввозится.

7.110. Принципы охраны, применяемые по отношению к использованию, продаже и ввозу запатентованного продукта, будучи соответственным образом модифицированы, применимы также к использованию, продаже и ввозу продуктов, изготовленных непосредственно запатентованным способом.

(ii) После публикации заявки или выдачи патента

7.111. Второй элемент при установлении факта нарушения патентных прав, а именно то, что запрещенное действие должно иметь место после публикации изобретения, либо в заявке на изобретение, либо в выданном патенте, требует незначительного пояснения. Было бы несправедливо обвинять третьи лица в нарушении, когда подробности изобретения не были общедоступными для того, чтобы увидеть, что же на самом деле нельзя делать.

(iii) В стране, где выдан патент

7.112. Третий элемент при установлении факта нарушения патентных прав также требует небольшого пояснения. Вообще говоря, действие патентов не выходит за пределы страны, которая выдала патент. Патентный закон страны не имеет силы ни в одной другой стране. Тем не менее в незначительном числе стран, в частности в странах Британского содружества наций, территориальное действие патента Соединенного Королевства может быть распространено на эти страны владельцем патента Соединенного Королевства путем подачи, как правило в течение трех лет с даты выдачи патента, ходатайства о регистрации такого патента в той или иной стране.

(iv) В пределах объема формулы изобретения

7.113. Четвертый элемент при установлении нарушения патентных прав - это тот, который обычно имеет решающее значение в любом судебном процессе о нарушении патентных прав. Объем патентной охраны определяется во всех странах содержанием формулы изобретения. Содержание формулы интерпретируется судом, а то, как суд будет интерпретировать формулу, в свою очередь, зависит от национального закона и в определенной степени от правил или инструкций. Следовательно, смысл формулы изобретения будет зависеть от ее интерпретации юрисдикционным органом.

7.114. Суды, особенно в системах общего права, пытаются определить, какую структуру описывает формула изобретения и действительно ли структура, являющаяся предметом судебного спора, соответствует указанной в формуле изобретения.

7.115. При попытке ответить на вопрос, является ли некоторая структура нарушением патентных прав, вытекающих из конкретного пункта формулы изобретения, пункт формулы изобретения необходимо разбить на отдельные элементы, а затем сравнить их с элементами предполагаемой незаконной структуры, чтобы увидеть, есть ли совпадение. Если пункт формулы изобретения на самом деле мог быть составлен с тем, чтобы понять предполагаемую незаконную структуру, не растягивая слишком формулировку пункта формулы, тогда нарушение действительно могло иметь место. Если, с другой стороны, пункт формулы изобретения ограничивается чем-то таким, что вообще не присутствует в предполагаемой незаконной структуре, тогда нарушения может и не быть вовсе.

7.116. В процессе сравнения отдельных признаков формулы с соответствующими признаками предполагаемой незаконной структуры необходимо ответить на следующие вопросы:

Все ли признаки формулы присутствуют в предполагаемой незаконной структуре?

Все ли признаки имеют одинаковый вид?

Все ли признаки выполняют одинаковую функцию?

Имеют ли признаки одинаковую связь с другими признаками?

7.117. Если ответы на все вопросы положительны, можно сказать, что нарушение патентных прав имеет место, конечно, в зависимости от того, достоверна или нет формула изобретения. Следовательно, основной критерий наличия факта нарушения патентных прав можно сформулировать так: незаконный продукт или способ включает все существенные признаки, зафиксированные в формуле изобретения.

7.118. Конечно, установление нарушения патентных прав не всегда является четко определенным. Например, изменение формы не устраняет нарушения, если это не ведет к изменению полученного результата. Дальнейшее изменение порядка стадий процесса не устраняет нарушения, если результат остается тем же. Кроме того, наличие дополнительных признаков в предполагаемой незаконной структуре не устраняет нарушения, если также присутствуют все признаки патентной формулы.

7.119. Одной из наиболее трудных сфер интерпретации патентной формулы является определение того, имела или не имела место замена эквивалентных признаков в инкриминируемом нарушении патентных прав. Это так называемая «доктрина эквивалентов», которая хорошо известна в практике судебных разбирательств по патентам многих стран. Короче говоря, доктрина указывает, что нарушителю не должно быть дозволено продолжать свои действия, если он в основном применяет запатентованное изобретение, просто заменяя признак изобретения вариантом, который технически и функционально эквивалентен признаку, содержащемуся в формуле изобретения, независимо от того, приводит ли вариант, используемый нарушителем, к усовершенствованию изобретения, или он приводит к его ухудшению. Эквивалентность ограничивается теми случаями, когда вариант или варианты, используемые нарушителем, функционируют в основном так же и приводят к получению в основном того же результата, что и признак или признаки, содержащиеся в одном или нескольких пунктах формулы изобретения.

(е) Средства правовой защиты, которыми располагает патентовладелец

7.120. Имеющиеся в распоряжении патентовладельца средства правовой защиты, если установлен факт нарушения, обычно предусматриваются в национальном патентном законе и, как правило, присутствуют в двух формах, а именно в форме гражданско-правовых санкций и форме уголовных санкций. Эти средства предусмотрены для обеспечения уважения и защиты исключительных прав патентовладельца.

7.121. Вообще говоря, гражданско-правовые санкции имеются в распоряжении во всех случаях нарушения патентных прав, тогда как уголовные санкции доступны только при определенных обстоятельствах, а именно в случаях преднамеренного совершения нарушения.

7.122. Обычно имеющиеся в распоряжении уголовные санкции включают присуждение компенсации за убытки, наложение судебного запрета или любое иное средство судебной защиты, предусмотренное в общем законе, такое, как конфискация и уничтожение незаконных продуктов или инструментов, используемых для изготовления этих продуктов.

7.123. Если патентовладелец устанавливает в суде, что нарушение произошло или происходит, он имеет право на денежное возмещение убытков, сумму которого устанавливает суд. Компенсация за убытки взыскивается с нарушителя патентных прав только за нарушения, совершенные с даты публикации изобретения патентным ведомством в заявке на изобретение или в выданном патенте. Сумма убытков может быть определена по крайней мере двумя различными способами. Одним способом было бы установление убытков на уровне финансовых потерь, понесенных патентовладельцем в результате нарушения патентных прав. В соответствии со вторым способом исчисления убытки основывались бы на подсчете прибыли. Это не означает, что патентовладелец обязательно получит всю сумму прибыли, заработанную нарушителем на незаконных изделиях, но тем не менее подсчет прибыли может быть весьма близок к сумме фактической прибыли. Убытки также можно оценить, принимая во внимание отчисления патентовладельцу, выплачиваемые любыми лицензиатами. В этом случае суд может решить, что сумма понесенных убытков должна быть ниже суммы отчислений патентовладельцу на каждое изделие, и, поскольку они являются убытками, а не отчислениями, вероятно, что сумма убытков будет зафиксирована на более высоком уровне.

7.124. Согласно некоторым национальным законам нарушитель патентных прав не должен возмещать убытки, если он докажет, что на дату нарушения он не знал и не имел разумного основания для того, чтобы предположить существование патента.

7.125. Судебный запрет является запрещением действия по нарушению патентных прав. В таком случае суд выносит судебный приказ, предписывающий нарушителю патентных прав прекратить изготовление следующих копий или незаконные действия в отношении запатентованного изобретения. Если незаконное действие еще не совершено, но если третья сторона осуществила подготовку с намерением совершить незаконное действие («неминуемое нарушение»), судебный запрет означает, что нарушение патентных прав не может быть начато.

7.126. Уголовные санкции зависят от структуры уголовного права и процессуальных норм, применимых в стране. Обычными формами уголовной санкции являются наказание в виде лишения свободы или штрафа либо то и другое.

Литература к разделу Е:

Р. Smith. Введение в патентное право и его применение: Основные понятия.

WIРО, Риb. Nо. 672(Е) (1989).